Skoči na vsebino

Odločitev razsodišča v primeru ARDS 2022/125 – “otpbank.si” in “otpbanka.si”

1. Stranki

Pritožnik: OTP Bank Nyrt., Nador u. 16, 1051 Budapest, Madžarska (v nadaljevanju »Pritožnik«)

Nosilec domene:  ZEMAN, d.o.o. Borštnikova ulica 33 A, Maribor, Slovenija (v nadaljevanju »Nosilec domene«).

2. Domensko ime in registrar

Domensko ime: »otpbank.si« in »otpbanka.si«

Registrar domene: Zabec.net, d.o.o.

3. Potek postopka

Pritožnik je 2. 11. 2022 preko ARNES-ove administrativne službe (v nadaljevanju: administrator) vložil pritožbo v skladu z določbami Pravil postopka alternativnega reševanja domenskih sporov pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju Pravila ARDS), ki so del Splošnih pogojev za registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v nadaljevanju: Splošni pogoji). V pritožbi zahteva, da se domeni »otpbank.si«, ki je bila registrirana 6. 6. 2021, in »otpbanka.si«, ki je bila registrirana 1. 6. 2021, preneseta nanj. Administrator je 3. 11. 2022 ugotovil, da pritožba ne izpolnjuje formalnih zahtev, zaradi česar je isti dan pozval pooblaščenca pritožnika, da v roku petih dni pritožbo ustrezno dopolni. Dne 8. 11. 2022 je administrator po elektronski pošti prejel dopolnitev pritožbe. Administrator je 9. 11. 2022 ugotovil, da pritožba izpolnjuje vse formalne zahteve, in istega dne sporni domeni blokiral ter o tem obvestil pritožnika, registrarja in nosilca domene. 30. 11. 2022 je nosilec domene vložil odgovor na pritožbo, ki ga je administrator istega dne poslal pritožniku v vednost in po načelu rotacije pozval razsodnico dr. Martino Repas k prevzemu primera. 2. 12. 2022 ji je poslal dokumentacijo primera z Izjavo o neodvisnosti in nepristranosti, ki jo je ta podpisala in podala 5. 12. 2022.

4. Navedbe strank

4.1. Navedbe pritožnika v pritožbi

Pritožnik v pritožbi zatrjuje:

  • Da sta sporni domeni »otpbank.si« in »otpbanka.si« identični oziroma zamenljivo podobni njegovim znamkam EU, ki so bile prijavljene pred datumom registracije spornih domen, in štirim znamkam, registriranih v Republiki Sloveniji, prav tako prijavljene pred registracijo spornih domen. Najstarejša znamka EU št. 005719299 OTPBANK (v barvni sliki) je bila prijavljena za registracijo 27. 2. 2007. Te znamke so registrirane za blago v razredu 9 in za storitve v razredih 35, 36 in 41, torej za proizvode in storitve s področja finančnih in bančnih storitev ter zavarovalništva.
  • Da njegove znamke poleg besednega dela »otpbank« vsebujejo tudi figurativne elemente, medtem ko je vizualno, fonetično in pomensko dominantni del beseda »otpbank«, in da tudi sporni domeni v celoti vsebujeta besedo »otpbank«.
  • Da je domena »otpbank.si« identična njegovim znamkam, domena »otpbanka.si« pa vsebuje le še dodatno črko »a« na koncu fantazijskega dela, ki nima pomena in učinka na uporabnika, ker gre za slovenski prevod oziroma različico besede »otpbank«. Prav tako zatrjuje, da sta domeni tudi fonetično zamenljivi podobni oziroma identični njegovim znamkam in pomensko enaki. Beseda »otp« je fantazijska beseda z močnim distinktivnim učinkom, beseda »bank« oziroma »banka« pa pomeni banko, finančno ustanovo.
  • Da so njegove znamke nedvomno znamke ugleda, saj je njegova banka največja komercialna banka na Madžarskem in ena največjih neodvisnih ponudnikov finančnih storitev v osrednji in vzhodni Evropi; prisotna je v enajstih državah, predhodnik pritožnika pa je na trgu že vse od leta 1949.
  • Da ima podružnice v številnih državah, kjer ima tudi registrirane domene, da je leta 2019 kupil SKB banko, da je v teku tudi prevzem NKBM, da bo po uspešnem prevzemu imel največji tržni delež med vsemi slovenskimi bankami, da so o nakupu deleža v SKB poročali vsi slovenski mediji in je nosilec domene zagotovo vedel za njegov obstoj.
  • Da nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede spornih domen, saj gre za družbo, ki je registrirana za dejavnost, ki ni povezana z bančništvom, bančnimi ali finančnimi posli, kot tudi nima registrirane znamke ali druge pravice do znaka »otpbank« ali »otpbanka«.
  • Da je nosilec registriral sporni domeni, ki ju vse do vložitve pritožbe ni uporabljal in aktiviral, da je domeni nedvomno registriral v slabi veri in da je pritožnik kontaktiral nosilca domene 21. 2. 2022 ter ga opozoril na kršitev pravic s pozivom, da domeni prenese nanj, ta pa je njegove navedbe zavrnil kot neutemeljene.
  • Da je domena »otpbank.si« na prodaj na spletni strani »sedo.com« za 13.500,00 EUR, kar je prav tako znak slabe vere, saj navedeni znesek občutno presega stroške, povezane z registracijo oziroma imetništvom domene.
  • Da nosilec domene z besedama »bank« in »banka« zavaja potrošnike glede svoje dejavnosti, prav tako pa tudi uporabnike, ki bi lahko zmotno menili, da gre za spletno stran pritožnika.
  • Da nosilec domene ni povezan z delovanjem pritožnika, ni eden njegovih zastopnikov, zanj ne opravlja poslov in tudi nima dovoljenja za uporabo znaka »otpbank« in »otpbanka«.

Pritožnik je za dokazovanje svojih trditev priložil naslednje dokaze:

  • izpisek iz elektronskega registra blagovnih znamk EU;
  • izpisek iz baze URSIL o registriranih znamkah;
  • izpisek iz sodnega registra s prevodom;
  • predstavitev zgodovine OTP Bank;
  • izpis s spletne strani »sedo.com«;
  • članek SOIL z naslovom »SKB Banka v roke Madžarom« (3. 5. 2019);
  • članek iz časnika Večer z naslovom »Madžarska OTP banka postala lastnica SKB banke in jo obarvala zeleno« (13. 12. 2019);
  • članek iz časnika Financ z naslovom »Razkrito, koliko so Madžari plačali za SKB« (16. 1. 2020);
  • članek iz časnika Dnevnik z naslovom »SKB banka tudi uradno v lasti OTP« (13. 12. 2019);
  • članek iz tednika Mladina z naslovom »Prvič v svobodni zgodovini bo največja banka v Sloveniji postala tuja banka« (13. 8. 2021);
  • članek iz časnika Delo z naslovom »Madžarski OTP prvo soglasje za prevzem NKBM« (7. 9. 2022);
  • dopis pritožnika nosilcu domene z dne 17. 2. 2022;
  • elektronska korespondenca med pritožnikom in nosilcem domene z dne 25. 2. 2022;
  • elektronska korespondenca med pritožnikom in nosilcem domene z dne 30. 5. 2022.

4.2. Navedbe nosilca  domene

Nosilec domene v odgovoru na pritožbo zatrjuje:

  • Da sporni domeni nista identični oziroma zamenljivo podobnim pritožnikovim znamkam, ker ima pritožnik registrirano znamko zgolj za blago in storitve iz štirih razredov, medtem ko je na voljo za registracijo 45 razredov, kar nakazuje na to, da se je zavestno odločil, da bo znamko registriral zgolj za določeno blago in storitve.
  • Da zgolj registracija znamke ne pomeni avtomatične prednosti pri registraciji domen vseh vrst in da domena .si obstaja že 30 let, pritožnik pa do sedaj svoje domene pod .si ni registriral.
  • Da ima registrirane tudi druge dejavnosti in ne zgolj dejavnosti, ki jo izpostavlja pritožnik.
  • Da se ne ukvarja in se nima namena ukvarjati z bančnimi ali drugimi finančnimi posli, sporni domeni pa je registriral v dobri veri zato, da bo lahko prodajal produkte, ki niso o povezani s produkti tistih, ki sodijo v registrirane razrede pritožnikovih znamk in da zaradi varovanja poslovne skrivnosti ne želi navesti za kakšen produkt gre. Posledično ima pravni interes na spornih domenah.
  • Da spornih domen ne uporablja v nasprotju s predpisi in ne krši pravic pritožnika, da spornih domene ne prodaja in tudi nima takega namena, kar je pritožniku tudi sporočil.

5. Ugotovitve in odločitev razsodišča

Na podlagi določbe 18.2.1 Splošnih pogojev lahko oseba, ki zatrjuje, da registrirana domena krši njeno pravico, sproži postopek ARDS, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da je domena nosilca identična ali zamenljivo podobna njeni znamki, veljavni na območju Republike Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Republiki Sloveniji, da krši njeno avtorsko pravico po pravu Republike Slovenije, registrirano geografsko označbo, do katere je upravičena po pravu Republike Slovenije, ali posega v njene pravice na osebnem imenu po pravu Republike Slovenije ali v drugo njeno pravico, ki je priznana v pravnem redu Republike Slovenije;
  • da nosilec nima upravičenja ali pravno priznanega interesa glede domene; in
  • da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Pri presoji teh pogojev razsodišče v skladu z določbo 18.3.2 Splošnih pogojev ni vezano na nikakršna dokazna pravila. Uporabi lahko katerakoli pravna pravila, načela ali prakso, ki se mu zdijo relevantna, kolikor je to v skladu z javnim redom Republike Slovenije, mora pa skrbeti, da je zadoščeno načelu kontradiktornosti.

Razsodnica je v pisnem postopku izvedla dokaze z vpogledom v vlogo pritožnika in odgovor nosilca domene, izpisek iz elektronskega registra blagovnih znamk EU, izpisek iz baze URSIL o registriranih znamkah kot tudi v ustrezne podatkovne baze v zvezi s tem, izpisek iz sodnega registra s prevodom, predložene članke pritožnika iz številnih slovenskih časnikov in tednikov v zvezi z njegovim pojavljanjem na območju Republike Slovenije, izpis s spletne strani »sedo.com« kot tudi z vpogledom na to spletno stran, elektronsko korespondenco med pritožnikom in nosilcem domene z dne 25. 2. 2022 in 30. 5. 2022, ter dopis pritožnika nosilcu domene z dne 17. 2. 2022.

5.1. Domena je identična ali zamenljivo podobna znamki

Pritožnik zatrjuje, da je sporna domena identična oziroma zamenljivo podobna njegovim znamkam EU, ki so veljavne v Republiki Sloveniji, prav tako pa tudi nacionalnim (slovenskim) znamkam, ki jih je registriral pri Uradu RS za intelektualno lastnino (URSIL). Razsodnica ugotavlja, da je pritožnik imetnik številnih figurativnih znamk OTPBANK, kar izhaja iz informacijskih baz Urada za intelektualno lastnino EU (EUIPO) in URSIL. Vse znamke so bile prijavljene za registracijo pred registracijo spornih domen, tj. pred 1. 6. 2021 oziroma 6. 6. 2021, kar prav tako izhaja iz ustreznih informacijskih baz in izpiskov elektronskega registra blagovnih znamk EU ter izpiskov iz baze URSIL o registriranih znamkah.

Razsodnica je za namene odločanja ocenila identičnost ali zamenljivo podobnost spornih domen »otpbank.si« in »otpbanka.si« zgolj z eno pritožnikovo znamko, tj. najstarejšo znamko EU št. 005719299 OTPBANK (v barvni sliki), ki jo izrecno izpostavlja tudi pritožnik. Za ugotovitev pogoja identičnosti oziroma zamenljive podobnosti zadošča že identičnost ali zamenljiva podobnost z eno znamko pritožnika, ki je veljavna v Republiki Sloveniji. Iz tega razloga se razsodnica ni ukvarjala z identičnostjo ali zamenljivo podobnostjo vseh registriranih znamk pritožnika.

Zadevna pritožnikova znamka je figurativna znamka v svetlo in temno zeleni barvi, ki pod stilizirano črko »O« vsebuje besedo »otpbank«. Ob primerjavi te znamke in spornih domen »otpbank.si« in »otpbanka.si« razsodnica najprej ugotavlja, da se razlikujeta v tem, da sporni domeni vsebujeta dodatek .si, ki pa je nepomemben in ne vpliva na oceno pogoja identičnosti ali zamenljive podobnosti.[1] Glede na to, da registrirana znamka pritožnika figurativne znamke poleg besede »otpbank« vsebuje še grafične in podobne elemente, ni mogoče zatrjevati, da se znamka in sporne domene ujemajo v vseh elementih, kar bi nakazovalo na njihovo identičnost. Za izpolnitev tega pogoja pa ni nujno, da je sporna domena identična registrirani znamki ali pravici pritožnika, ampak zadošča že zamenljiva podobnost med njima. Prisotnost grafičnega oziroma slikovnega elementa v znamki praviloma ne prepreči ugotovitve zamenljive podobnosti,[2] ker se ti ne morejo reproducirati v domenskem imenu. Bi pa temu lahko bilo tako, če bi bil besedni del znamke zgolj opisen ali bi se nanašal na geografsko oznako.[3] V danem primeru besedni del znamke »otpbank« kot celota nima take narave. Četudi bi besedo »otpbank« razdelili na »otp« in »bank«, je beseda »otp« izmišljena in ima razlikovalni učinek, za razliko od besede »bank«, ki takega učinka sicer nima. Beseda »otp« se pojavlja tudi v obeh spornih domenah nosilca domene.

Nosilec domene se v odgovoru sklicuje na to, da so znamke pritožnika registrirane zgolj za določeno blago in storitve v nekaterih, ne pa v vseh možnih razredih po Nicejski klasifikaciji. Razsodnica v zvezi s tem poudarja, da se pri oceni identičnosti ali zamenljive podobnosti znamk blago ali storitve, za katero je znamka registrirana, ne upoštevajo. Ocena zamenljive podobnosti se mora nanašati le na znake kot take, ki so predmet primerjave, in ne na blago ali storitve ali na okoliščine v zvezi z uporabo ali na vsebine spletnih strani.[4] Posledično zato tudi ni pomembno, za katero blago oziroma storitve bi nosilec domene sporni domeni uporabljal. Pritožnik za namene tega postopka ne rabi dokazati, da bi uspel v postopku zaradi kršitve znamke proti nosilcu domene.[5] Pri oceni zamenljive podobnosti se tako v domenskih sporih ne uporabi test, ki sicer velja za oceno podobnosti v pravu znamk, ki nujno vključuje podobnost znakov, podobnost blaga in storitev ter ustvarjanje zmede v relevantni javnosti, ki nastane zaradi posledice te podobnosti.[6] Namesto tega je pri oceni zamenljive podobnosti med pravico (znamko) in domeno treba izhajati zgolj iz alfanumeričega niza domene in znamke oziroma druge pravice[7] oziroma tistih dejavnikov, ki se upoštevajo pri iskanju podobnosti med znaki. Poleg vizualne, slušne in konceptualne podobnosti sta to tudi razlikovalni učinek posameznih elementov znamke in dominantni oziroma prevladujoči elementi znamke, če ti obstajajo.

Iz navedenega izhaja, da sta pritožnikova figurativna znamka OTPBANK in domena »otpbank.si« zamenljivo podobni. Enako velja tudi za domeno »otpbanka.si«, kjer je v domenskem imenu dodana zgolj črka »a«. Dodana črka »a« nima posebnega razlikovalnega učinka. Z dodajanjem te črke dobimo slovensko besedo »banka«, ki pa jo je v celotni besedi vsaj vizualno običajno niti ni zaznati. Črka »a«, dodana na koncu besednega niza domenskega imena, po mnenju razsodnice ne more preprečiti zamenljive podobnosti sporne domene »otpbanka.si« z znamko pritožnika.

Vsled navedenega razsodnica ugotavlja, da sta sporni domeni »otpbank.si« in »otpbanka.si« zamenljivo podobni s figurativno znamko OTPBANK pritožnika.

5.2. Upravičen interes nosilca domene

Razsodišče ugotavlja, da je pritožnik s trditvami, da nosilec domene nima pravno priznanega interesa glede spornih domen, ker je registriran za dejavnost, ki ni povezana v bančništvom, bančnimi ali finančnimi posli, in da nima registrirane znamke ali druge pravice do znakov »otpbank« ali »otpbanka«, izkazal, da nima upravičenja ali pravnega interesa na sporni domeni. Ob zatrjevanju, da nosilec domene na prvi pogled nima upravičenega interesa na domeni, se dokazno breme upravičenja ali pravnega interesa prevali na nosilca domene. Ta navaja, da ima pravni interes na domenah, ker namerava prodajati blago oziroma zagotavljati storitve, ki niso povezani z blagom oziroma storitvami, za katere ima pritožnik registrirane znamke.

Upravičen interes na domeni lahko nosilec domene izkaže predvsem z imetništvom pravice intelektualne lastnine, ki je enaka domenskemu imenu ali iz katere je domensko ime izpeljano, ali s tem, da je splošno poznan po domenskem imenu, ali s tem, da je pred obvestilom o sporu uporabljal ali se pripravljal na uporabo domene s ponujanjem blaga ali storitev v dobri veri, ali s tem, da je legitimno nekomercialno ali pošteno uporabljal domeno brez komercialnega namena z zavajajočim odvračanjem potrošnikov od imetnika znamke ali druge pravice.

Po mnenju razsodnice nosilec domene s svojo navedbo, da namerava prodajati blago ali storitve, ki niso povezani z blagom ali storitvami, za katere so registrirane znamke pritožnika, ni izkazal upravičenega interesa na domeni. Ta navedba sama po sebi ne more biti zadosten razlog, ki bi upravičil njegov interes po registraciji spornih domen, ki sta zamenljivo podobni z znamko oziroma znamkami pritožnika.

Glede na navedeno razsodnica ugotavlja, da nosilec domene nima upravičenega interesa na domenah »otpbank.si« in »otpbanka.si«.

5.3. Registracija ali uporaba domene v slabi veri

Pritožnik navaja, da je nosilec domene sporni domeni registriral in uporabljal v slabi veri s tem, ko sporni domeni do vložitve pritožbe ni uporabljal in ne aktiviral, in s tem, ker je zagotovo vedel za njegov obstoj, saj je največja madžarska komercialna banka s podružnicami v številnih državah, kjer ima registrirane domene, leta 2019 pa je tudi kupil SKB banko, o čemer se je dosti pisalo v različnih slovenskih časnikih. Dodatno kot dokaz slabe vere izpostavlja še prodajo sporne domene »otpbank.si« na spletni strani »sedo.com«.

Eden najbolj očitnih primerov registracije oziroma uporabe domene v slabi veri je registracija domene zgolj z namenom prodaje po ceni, ki ne ustreza stroškom, ki so neposredno povezani z domeno. Iz izpisa, ki ga je predložil pritožnik, in vpogleda na spletno stran »sedo.com«, izhaja, da je bila (in še vedno je) sporna domena »otpbank.si« ponujena v prodajo za 13.500,00 evrov. V zvezi s tem je treba pritrditi pritožniku, da znesek občutno presega stroške, ki so povezani z registracijo domene. Nosilec domene sicer zatrjuje, da spornih domen ne prodaja in jih tudi nima namena prodajati, pri čemer pa se ne opredeli do dokaza, ki ga je pritožnik priložil pritožbi in iz katerega izhaja, da je bila domena »otpbank.si« ponujena v prodajo na navedeni spletni strani.

Dodatno na slabo vero nosilca domene kažejo tudi druge okoliščine. Iz vpogleda v vlogi pritožnika in nosilca domene ter ostalih dokazil izhaja, da imetnik domene spornih domen ni uporabljal. V odgovoru na pritožbo nosilec domene celo sam navaja, da je sporni domeni registriral v dobri veri, da bo lahko prodajal (torej v prihodnosti) produkt, ki ni povezan s produkti pritožnika, pri čemer zaradi varovanja poslovne skrivnosti ni navedel, za kakšen produkt gre. Nosilec domene ima sporni domeni v pasivnem imetništvu, kar kaže na njegovo slabo vero, sploh upoštevajoč dejstvo, da nima zakonitega oziroma upravičenega interesa na spornih domenah in da je glede na okoliščine primera za pritožnika ali njegovo znamko vedel, kar je pojasnjeno v nadaljevanju.

Razsodnica meni, da je malo verjetno, da bi nosilec registriral domeno, ki bi vključevala  »otpbank« ali »otpbanka«, ne da bi poznal ime ali znamko pritožnika. Del besede »otp« v besedi »otpbanka« je namreč izmišljeno in nima pomena; ne gre za poznano besedo ali kratico. Besedo »bank« ali »banka« pa običajno uporabljajo institucije, ki se ukvarjajo z bančnimi oziroma finančnimi posli. Običajno je zato zanje uporaba takega imena tudi zanimiva. S tovrstnimi bančnimi posli se nosilec domene ne ukvarja in razen tega tudi izrecno navaja v odgovoru na pritožbo, da se z njimi tudi v prihodnje ne misli ukvarjati. Glede na to, da je torej »otp« izmišljena beseda, razsodnica ne vidi druge razlage kot te, da je nosilec domene v času registracije spornih domen moral biti seznanjen z imenom ali znamko pritožnika. Na veliko verjetnost seznanitve z imenom ali znamko pritožnika kažejo številni članki v slovenskih časnikih in tedniku, pri katerih za seznanitev z imenom pritožnika pri večini izhaja že iz samega naslova ali podnaslova članka. Prav tako se je o tem poročala v informativnih oddajah na slovenski televiziji. Dodatno pa tudi sam nosilec domene v odgovoru na pritožbo ni zanikal, da bi vedel za pritožnika. Razsodnica sicer dopušča možnost, da nosilec domene v času registracije spornih domen ni vedel, da ima pritožnik tudi registrirane znamke OTPBANK, bi pa lahko sklepal, da je temu tako in preveril informacijske baze, ki so na voljo. Ravno v takih primerih, ko je nosilcu domene poznan pritožnik oziroma njegovo ime, lahko odsotnost predhodnega preverjanja obstoja registriranih znamk v informacijskih bazah pomeni slabo vero nosilca domene.

Glede na celokupnost okoliščin, ki kažejo na slabo vero nosilca domene, razsodnici ni treba odločati o tem, ali so znamke pritožnika OTPBANK znamke z ugledom, kar bi bila še ena okoliščina več, da sta bili sporni domeni registrirani v slabi veri.

Vsled navedenega razsodnica ugotavlja, da je nosilec domene registriral ali uporabljal domeno v slabi veri.

Na podlagi navedenega je razsodnica 20. 12. 2022 sprejela naslednjo

Odločitev:

Pritožbi pritožnika OTP Bank Nyrt., Nador u. 16, 1051 Budapest, Madžarska, se na podlagi določbe 18.2.3. Splošnih pogojev v skladu z določbo 17 Pravil ARDS ugodi in se odredi prenos domen »otpbank.si« in »otpbanka.si« na pritožnika.

Razsodnica:
Dr. Martina Repas, univ. dipl. iur.

V Mariboru, dne 20. 12. 2022

___

[1] Gl. ustaljeno prakso razsodišča v primerih ARDS 2006/10 – «design.si«, ARDS 2009/35 »enel.si«, ARDS 2016/86 »svea.si«, ARDS 2021/115 – »kubota.si« idr.
[2] Gl. odločitve SOIL v zadevah št. D2004-0242 – mexico.com, št. D2000-1689 – famosa.com, št. D-2001-0032 – sweeps.com, št. D-2001-0932 – sydneymarkets.com in številne druge.
[3] Odločitve SOIL v zadevah št. D2003-0645 – britishmeat.com, št. D2000-1816 – maha.com, št. D2001/0964 – cream.com in drugi.
[4] T. Bettinger, Domain Name Law and Practice – An International Handbook, Oxford University, Oxford, 2005, strani 1033–1035.
[5] Gl. primer SOIL št. D2001-0932 – sydneymarkets.com, primer SOIL št. D2000-0959 – ccdlhotels.com, primer SOIL št. D2000-0079 – talkabout.com, primer SOIL št. D2001-1157 – carsands.com, in druge.
[6] Odločitev SOIL v zadevi D2000-0079 – talkabout.com.
[7] Odločitev SOIL v zadevi D2004-0242 – mexico.com.